¿POR QUÉ DEBO VIGILAR MI MARCA REGISTRADA?

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¿POR QUÉ DEBO VIGILAR MI MARCA REGISTRADA?

Con estas líneas voy a intentar dar un poco de luz a una duda que muchos titulares de marca tienen: ¿por qué es necesario vigilar la marca registrada?.

Esta cuestión es muy habitual en el despacho, recibimos muchas consultas al respecto, y por nuestra parte, en todo presupuesto que realizamos, informamos al cliente de que es necesario establecer una vigilancia desde el primer momento que se solicita la marca.

Es interpretable que si se tiene una marca registrada, un título acreditativo expedido por el órgano competente, ya sea la Oficina Española o bien la Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea, éstas instituciones deberían velar por los intereses del titular, prohibiendo a terceros que consigan una marca idéntica o similar confundible con su denominación registrada … pues no, no se produce tal situación, no existe tal “defensa”.

¿CÓMO ACTÚA LA OEPM?

Parece lógico pensar que va a ser así, que la OEPM o la EUIPO van a prohibir que se produzca una dualidad, que van a evitar que alguien malintencionado o no, solicite el registro de una marca parecida o idéntica a la ya registrada, produciéndose una confusión que desde luego no va a beneficiar al primer titular y desde luego, el perjuicio es evidente.

Como titular se debe saber que la OEPM y la EUIPO declinan esa responsabilidad, la trasladan directamente al titular de marca, de forma que éste se constituye en el único garante de la exclusividad de su marca. Si no se cotejan los boletines de publicaciones de nuevas solicitudes de marcas, que en el caso de la OEPM son diarios, y no hay oposición a la concesión, esa nueva marca similar o idéntica llegará a ser tan válida legalmente, como la prioritaria; Si llegas a ese punto, rectificar va a ser difícil y costoso, muy costoso.

¿HA SIDO SIEMPRE ASÍ?

Cito a Don Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, Catedrático de derecho mercantil, en su “INTRODUCCIÓN A LA MARCA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO” publicado por ARANZADI en el año 2002:

“…un cambio absolutamente fundamental que presenta la nueva LMa/2001 consiste en la supresión del examen de oficio para las prohibiciones relativas, así pues bajo la nueva ley las prohibiciones relativas sólo se puede hacer valer si el titular de la marca o nombre comercial anteriores presenta la correspondiente oposición dentro del procedimiento administrativo de concesión ante la Oficina Española de patentes y marcas.”

La OEPM, antes de la entrada en vigor de la actual Ley 17/2001, actuaba de oficio; cada vez que se publicaba una marca, el organismo oficial realizaba un control de antecedentes, si existía algún riesgo de confusión esa nueva marca recibía un suspenso a su trámite y tenía muchos números de no superar el obstáculo. Ese filtro desapareció, ahora hace ya 14 años.

Actualmente si observamos el reglamento, la OEPM ha adquirido el compromiso de enviar una carta informativa de posibles conflictos, pero podemos aseverar tajantemente que no funciona correctamente, que difícilmente va a avisar al titular, por lo que existe un desamparo en ese sentido.

En cierta manera es una buena forma de evitar las marcas ”trolls”, esas marcas que se registran para evitar que otros las usen. De esta forma si alguien tiene interés real, y está preocupado por este tan importante aspecto de su negocio, deberá ser pro-activo en su defensa, preocuparse por vigilar los boletines y oponerse llegado el caso.

No hay visos de que la Oficina Española  vuelva a  actuar ex officio con las marcas confundibles con otras previas, incluso comienza a apuntarse la idea de solicitar pruebas de uso a esas marcas “trolls”, cosa que aplaudimos.

¿DEBO PAGAR POR VIGILAR MI MARCA?

Revisar los boletines de forma diaria, es prácticamente imposible para el titular; La tarea de monitorización es ingente. El titular no puede dedicar el tiempo necesario para ello y desde luego carece de conocimientos y recursos técnicos, por lo que debe valorar encargárselo a un profesional del sector.

Nuestro despacho ofrece el servicio por un coste mínimo anual, y lo valoramos por una cantidad muy ajustada de un solo pago; en el caso de que alguien lo ofrezca de forma gratuita, debe cuestionarse una buena prestación del servicio.

La propia OEPM, ofrecía ese servicio de monitorización/vigilancia por un coste anual, debido al enorme trabajo que supone, dejaron de prestarlo una vez se activó el servicio de boletines electrónicos diarios de publicación de marcas, dejándolo en manos privadas, es decir en despachos dedicados a esa labor. Puedes ver el detalle en este enlace a un pdf de la Oficina de patentes y marcas Española, en la página 21, dónde se detalla el coste del servicio anual: https://goo.gl/1vLxLS

(https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_y_precios_publicos_Enero_2014.pdf)

Sea como sea,  debes saber que una vez registrada la marca, y recibido el título oficial, la labor no ha terminado, es entonces cuando comienza la parte más importante en todo esto, la vigilancia de la marca, y es esencial que quede encargada a un profesional del sector que asuma ese trabajo y que tenga los recursos técnicos necesarios.

¿Estás vigilando tu marca? ¿Tienes alguna duda al respecto?

Por favor envíanos un correo a info@gpi-patentesymarcas.es y te responderemos lo antes posible.

 

Guillermo Gutiérrez
Es asesor en propiedad intelectual e industrial en GPI LEGAL.
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